案號

5W126301 無效宣告請求審查決定（第55586號）

 

 

法律基礎

專利法第20條第1款規定，任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。

 

專利法第20條第4款規定，對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權。

 

 

基本案情

發明創造名稱 一種可伸縮的傳動總成裝置及升降立柱專利號為201720389490.8，優先權日為2017年01月10日，申請日為2017年04月14日，本案請求人以該條款作為無效宣告請求理由之一。

 

本案的爭議焦點在于：本專利的實質性內容是否在國內完成。

 

本案查明的事實包括（參考上圖）：

 

1、本案涉及美國臨時申請A，國內優先權B和涉案專利C，三者內容完全相同。

2、專利權人未就涉案專利的技術方案提交保密審查。

基于上述兩個事實，就確認涉案專利確實屬于先在美國提出專利申請，后在中國申請專利且未履行保密審查的情形，其能否獲得專利保護，關鍵在于涉案專利的實質性內容究竟是在國內還是在國外完成的。

 

為了確定這個問題，本案查明的事實還包括：

3、專利權人公司的招股說明書，證明專利權人的研發地址以及研發力量在國內。

4、涉案專利的4個發明人國籍，均為中國。

 

專利權人提交反證1（胡仁昌的出入境記錄），擬證明本專利的技術方案是其第一發明人胡仁昌于2016年在美國出差期間完成的。

 

需要特別說明的是，專利權人于口頭審理當庭提交反證1，提交時間明顯超出舉證期限，原則上不應被考慮。但是，考慮到反證1的證明目的是本專利的發明創造在國外完成，而這一點將成為本專利的專利權能否維持的關鍵因素。如果僅因反證1的提交超期而最終導致專利權被宣告無效，這一法律后果似乎成為對于專利權人超期提交反證之行為瑕疵的懲罰，明顯失當，故而合議組將反證1納入考慮，即合議組破格考慮反證1。

 

但是，該反證1本身只能證明在以上期間胡仁昌曾經有出境經歷，并不能直接證明本專利的發明創造系胡仁昌在國外完成。而且，除了胡仁昌外，本專利還有三位發明人，均為對發明創造的實質性內容作出貢獻的人，該反證1不能證明另外三位發明人陸小健、黃占輝、張東行在國外完成本專利的發明創造。

 

其次，專利權人稱本專利的發明創造主要是胡仁昌在美國完成的，但根據反證1可知，胡仁昌僅于2016年11月13日至24日前往美國，短短十天內，作為專利權人公司董事長的胡仁昌不僅形成技術方案的完整構思，還完成了美國臨時專利申請所需的材料和所有申請手續，這一主張的合理性明顯不足。

 

另外，從招股說明可以看出，專利權人公司作為一擬上市公司，有完備的公司構架，其主張本專利的發明創造在國外完成，應有能力提供所述發明創造在國外研發和完成的直接證據。在專利權人未能提供充分證據，未盡到舉證義務的情況下，應承擔舉證不利的法律后果。

 

最終，合議組根據專利法第20條第1款、第4款的規定，確定涉案專利無效。

 

 

典型意義

結合證據本身來看，主要是兩類，一類是申請相關，包括美國臨時申請，中國申請（優先權申請和涉案專利），另一類是專利權人的相關信息，包括招股說明書以及發明人國籍。這些都是公開和客觀的事實。專利權人雖然也提供了反證1，但是顯然力度不夠。其實我們不難推測，這個反證1也是專利權人在被請求人以未進行保密審查提出無效而盡力搜尋來的，所以反證1本身提供的時間也超期了。雖然反證1最終被合議組破格采納，因其本身的證明力度有限，所以當舉證責任被轉移到專利權人時，專利權人實際上是非常被動的。當然，專利因未進行保密審核而被無效是非?？上У?，為了避免更多的類似情況出現，國內申請人在向外國提出專利申請時，可以先在中國提出申請，在申請提交時就勾選保密審查，沒有額外費用，也可以為未來可能的專利出口做好準備。

 

當然，如果確實是在國外完成的發明專利首先在國外進行申請的，有了這個前車之鑒，需要提前準備好發明創造在國外研發和完成的直接證據，未雨綢繆。